l  사건 개요

피고는 특허심판원에 ‘피고의 종업원에 의한 직무발명인 이 사건 특허발명은 무권리자인 종업원(발명자)에 의하여 출원, 등록된 것이므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.’라는 취지로 주장하며 등록무효심판을 청구하였다. 이에 대해 특허심판원은 2021. 12. 30. ‘이 사건 특허발명은 직무발명에 해당하고, 그 발명의 완성시점에 피고의 지적재산관리 및 기술이전 지침(’이 사건 지침‘)에 따라 피고에게 승계된 것인데, 특허 받을 수 있는 권리가 없는 이 사건 특허발명의 발명자에 의해 출원ㆍ등록된 것이므로 이 사건 특허발명은 그 등록이 무효로 되어야 한다.’라는 이유로 이 사건 심판청구를 인용하는 내용의 심결을 하였다. (공OO은 피고의 직원으로 재직하던 기간에 이 사건 특허발명을 완성하고 그 명의로 출원하여 그에 관한 특허권 설정등록을 받았고, 2021. 9. 24. 원고에게 이 사건 특허권을 양도해 주었고, 원고는 이 사건 소송 계속 중인 2022. 4. 27. 원고승계참가인 및 공OO에게 이 사건 특허권을 양도해 주었으며, 공OO은 원고에게 이 사건 특허권을 양도해 주어 변론종결일 현재 원고승계참가인이 이 사건 특허권의 최종권리자로 등록되어 있다.)

l  판시 요지

아래와 같은 사정들 및 이 사건 특허발명의 출원 경위와 그에 이르기까지의 당사자들의 역할, 공OO과 피고의 관계, 이 사건 특허발명에 대한 분쟁 경위와 그 전개양상, 이 사건에서의 원고 승계참가인과 피고의 주장 내용 등을 종합해 보면, 피고가 이 법원에서 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려한다고 하더라도, 이 사건 특허발명은 그 완성시점에 특허 받을 수 있는 권리가 피고에게 즉시 승계되는 것으로 인정하기는 어렵다고 판단되고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 부족하다.

1)     직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 원칙적으로 발명자인 종업원에게 원시적으로 귀속된다.

2)     발명진흥법과 발명진흥법 시행령의 직무발명 승계 절차와 관련한 규정들에 의하면, 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우, 직무발명의 완성과 동시에 그에 대해 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자 등에게 자동적으로 승계되는 것이 아니라, 종업원 등이 사용자 등에게 직무발명을 알린 후 사용자 등이 권리의 승계 의사를 알린 때부터 그 발명에 대한 권리가 사용자 등에게 승계되는 것이 원칙이다. 따라서 위와 같은 발명진흥법의 내용과 발명진흥법의 입법취지, 이 사건 지침의 성격 및 피고의 주장과 같은 직무발명의 사용자 등에 대한 즉시 승계에 따른 법적 효과와 그 영향 등을 종합해 볼 때, 이 사건 특허발명이 그 완성과 동시에게 피고에게 즉시 승계되는 것으로 인정하기 위해서는 이 사건 지침에서 직무발명의 승계시기에 대하여 명확한 내용이 규정되어 있는 등의 특별한 사정이 인정되어야 할 것으로 판단되는데, 이 사건 지침은 그에 대해 명확하게 규정하고 있지 아니한 것으로 인정된다.

3)     이 사건 지침의 관련 조항들에 대한 검토 내용들과 이 사건 지침의 목적, 이 사건 지침의 형식과 체계 및 그 문언의 객관적 의미와 내용 등에 비추어 볼 때 이 사건 지침에서 정한 직무발명의 승계와 관련된 조항들은 다른 조항들의 내용과 그 취지 등을 고려한 합목적적, 합리적인 해석이 필요하다고 판단되는 사정을 고려해 보면, 피고의 종업원이 직무발명을 완성한 경우에 피고가 이 사건 지침 제3조 제1항 등에 따라 직무발명의 완성시점에 별도의 절차 없이 그에 관한 권리를 즉시 승계한다고 단정할 수 없다.

4)     피고가 공OO 및 원고에게 보낸 ‘요청서’ 의 작성경위와 그 시기 및 위 요청서의 내용 등을 감안해 보더라도, 이 사건 특허발명에 대한 권리가 이 사건 지침에 따라 그 발명의 완성시점에 피고에게 즉시 승계되는 것이라고 인정할 수 없다.