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[특허]선택발명이 통상의 기술자가 선행발명으로부터 구성을 도출하는 것이 쉽다고 볼 수 없고, 개선된 효과도 있으므로, 진보성을 흠결하지 않았다고 본 사례(특허법원 2021허2779)

관리자 │ 2021-10-26

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l  사건 개요

주식회사 원고는피고 주식회사 D, 피고 주식회사 T 2015. 3. 20. 20151184, 20151185, 20151186호로피고 주식회사피고 주식회사 U는 2015. 4. 2. 2015당1774호, 2015당1775호로 각각 특허심판원에 특허발명은 선택발명으로서 통상의 기술자가 용이하게 효과를 파악하여 실시할 수 있을 정도로 이질적인 효과나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적인 기재가 상세한 설명에 기재되어 있지 아니하므로, 진보성이 부정된다는 이유로, 등록무효심판을 각 청구하였다. 특허심판원은 각 심판청구를 병합하여 심리한 다음, 특허발명은 선행발명 1에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 일부로 하는 선택발명으로서, 선행발명 1의 효과에 비하여 질적인 차이가 없을 뿐만 아니라 양적으로도 현저한 차이가 있다고 볼 수 없으므로, 진보성이 부정된다는 이유로, 각 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

이에 원고는 특허법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 원고의 청구를 기각하는 판결(환송 전 판결)을 하였다. 원고는 대법원에 상고하였는데, 대법원은 환송 전 판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하는 취지의 판결(환송판결)을 하였다.

l  판시 요지

제1항 발명은 선행발명 1에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소로 하는 것으로서 선택발명에 해당한다.

선행발명 1에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명 1에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명 1에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 및 개선되는 효과 등을 모두 종합하여 보았을 때, 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 구성을 도출하는 것이 쉽다고 볼 수 없고 개선된 효과도 있으므로, 위 법리에 비추어 보았을 때 선행발명 1에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다고 봄이 타당하다.

선행발명 1은 인자 Ⅹa 억제제로서 유용한 새로운 질소 함유 헤테로비시클릭 화합물 등을 제공하는 것을 목적으로 하고, 이를 달성하기 위해 66개의 질소 함유 헤테로비시클릭 구조를 모핵(母核)으로 갖는 화합물 군이 인자 Ⅹa의 억제제로서 유용하다는 것을 밝혀냈다는 데에 발명의 특징이 있다.

선행발명 1은 66개의 모핵 구조로부터 선택되는 화합물 및 각 모핵 구조에 적용될 수 있는 치환기들의 종류와 선택 가능한 원자 등을 다양하게 나열하고 있다. 여기서 제시된 화학식은 모핵 구조의 선택과 각 치환기의 조합에 따라 이론상 수억 가지이상의 화합물을 포함하게 된다.

한편, 특허발명은 인자 Ⅹa 억제제로서 유용한 새로운 락탐 함유 화합물 및 그의 유도체 등을 제공하기 위한 것으로, 락탐 고리를 가지는 화합물들이 인자 Ⅹa 억제제로서 유용하고 우수한 약동학적 성질을 가진다는 것을 밝혀냈다는 점에 발명의 특징이 있다. 제1항 발명은 락탐 고리를 가지는 화합물 중 아픽사반 및 그의 제약상 허용되는 염에 관한 것이다. 선행발명 1에 일반식으로 기재된 화합물로부터 제1항 발명에 이르기 위해서는, 선행발명 1에 마쿠쉬 타입으로 기재된 화합물 중 1단계 실시태양으로 우선순위없이 나열된 66개의 모핵 중 제1 모핵을 선택한 후 다시 위 모핵 구조의 모든 치환기들을 특정한 방식으로 동시에 선택하여 조합하여야 한다. 특히 제1항 발명의 효과를 나타내는 핵심적인 치환기로 볼 수 있는 락탐 고리는 제1 모핵의 치환기 A에 연결된 치환기 B 부분에 위치하여야 하는데, 선행발명 1에는 위와 같은 락탐고리가 구체적으로 개시되어 있지도 아니하다. 선행발명 1의 ‘보다 바람직한 실시태양’으로 기재된 34개의 모핵 구조에서 치환기 B로 가능한 수많은 구조 중 락탐 고리를 우선적으로 고려할 만한 사정도 없다. 선행발명 1의 ‘보다 더더욱 바람직한 실시태양’으로 기재된 총 107개의 구체적화합물들을 살펴보더라도 제1항 발명과 전체적으로 유사한 구조를 가지고 있거나 치환기 B로서 락탐 고리를 갖는 화합물을 찾아볼 수 없다.

그리고 제1항 발명은 선행발명 1과 비교하여 보았을 때 개선된 효과를 가진다고 봄이 타당하다.

특허발명의 명세서에 의하면 제1항 발명은 공지된 인자 Ⅹa 억제제와 비교하여 개선된 Ⅹa 억제활성 및 선택성을 보유하고 있음을 알 수 있다. 특허발명의 명세서 기재 내용에 의하면, 제1항 발명은 선행발명 1과 비교하여 다른 약물들과 동시에 투여될 수 있는 병용투여 효과를 개선하였다는 점 역시 알 수 있다. 더욱이 위와 같은 제1항 발명의 병용투여 개선 효과는, 2006. 12. 19.부터 2010. 4. 2.까지 사이에 수행된 아픽사반에 관한 대규모 임상시험인 “ARISTOTLE” 시험의 결과에 의하여 뒷받침되기도 한다. 즉, 임상시험 결과에 의하면, 아픽사반 이외에 다른 약물을 함께 복용하고 있는 다수의 환자들을 포함한 9088명의 환자들에 대하여 아픽사반을 투여하였는데, 임상시험 대상 환자군에서 아픽사반 투여 환자군은 종래 약품인 와파린 투여 환자군에 비하여 뇌졸중, 전신성 색전증의 예방에 우수한 효과를 보였고, 주요 출혈 및 사망률 등 부작용 또한 감소하였음을 알 수 있다

 나아가 특허발명의 출원일 이후 침팬지를 대상으로 하여 아픽사반 및 선행발명 1의 화합물을 포함하는 다른 인자 Xa 억제제를 투여하는 방법으로 실시한 전임상시험 결과에 의하면, 아픽사반이 선행발명 1의 시험이 이루어진 화합물들에 비하여 청정률이 낮고, 분포용적이 작으며, 경구투여 생체이용률이 개선되었음을 알 수 있다.

이와 같이 제1항 발명은 선행발명 1과 비교하여 혈액 농도 최고-최저 특성을 감소시키는 인자(청정률과 분포용적)와 수용제에서 활성 약물의 농도를 증가시키는 인자(단백질 결합, 분포용적) 등을 조절하여 약물의 생체 내에서의 흡수, 분포, 비축, 대사, 배설에 관한 약동학적 효과 역시 개선하였음을 알 수 있다.

또한 특허발명이 특허법 제42조 제3항을 위반한 기재불비의 무효사유가 있다고 볼 수 없으므로, 이와 다른 전제에 선 피고들의 주장은 이유 없다. 그리고 이와 다른 전제에서 오렌지북의 기재만으로 제1항 발명의 신규성이 부정된다는 피고들의 주장 역시 이유 없다.

결국 제1항 발명은, 특허법 제42조 제3항을 위반한 기재불비의 무효사유가 없는 가운데 선행발명 1, 2에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되지도 아니한다. 나아가 아픽사반을 청구범위로 하는 제1항 발명의 신규성 및 진보성이 부정되지 아니한다면, ‘하기 화학식 1(아픽사반)로 표시되는 화합물’을 청구범위로 하는 제2항 발명 역시 신규성 및 진보성이 부정된다고 볼 수 없다.

키워드: 특허, 등록무효, 선택발명, 진보성, 아픽사반




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