2008년 아시아나 09월 특허소식 1. "2010년까지 제네릭 지연전략 격화할 것"
오리지널사, 에버그리닝•소송난발•민원(民願)•담합(談合) 등으로 권리방어

서울 국제경쟁포럼’ 첫날(9월3일) 보건의료분야 주제발표를 맡은 미국진보센터(Center for American Progress) David. Balto 특별위원은 “다국적 제약사가 제품수명 주기관리(Life-Cycle Management)를 통해 끊임없이 특허권의 존속기간을 연장하는 방식을 구사하고 있다고 문제를 제기하였다.

제네릭 의약품의 시장진입을 저지하려는 오리지널사의 다양한 지연전략이 2010년까지 격화될 것이라는 예측도 내 놓았다.

주제발표문에 따르면, 최근 제약시장의 가장 큰 경쟁 이슈는 특허기간 만료에 따라 판매가 가능하게 되는 제네릭 의약품의 시장진입을 지연시키는 것이 문제의 중심으로 떠 올랐다.

매출이 큰 품목의 경우, 오리지널사가 제네릭 출현을 1일 지연시켰을 때 얻는 이익이 수백만 달러에 이른다는 계산도 제시 하였다 .

발토 특별위원에 따르면, "2010년까지 연 매출 600억 달러를 넘는 규모의 의약품에 대한 특허가 만료될 예정으로 되어있기 때문에, 이러한 지연전략 행위는 더욱 격화될 가능성이 크다"는 것이다.

발토위원이 제시한 제네릭 지연전략은 크게 ▲에버그리닝 ▲소송난발 ▲민원 ▲담합 등의 4가지이다.
우선 사소한 변경을 가하여 특허 당국을 현혹시켜, 새로운 특허를 얻는 에버그리닝 전략으로서 우회적으로 특허기간을 연장시키는 것.

다음으로 미미한 특허침해 등을 이유로 제네릭사에 소송을 제기해 특허분쟁으로 끌어넣어 시장진입의 의지를 꺾는 소송난발과, FDA에 안전성 등을 이유로 제네릭 허가를 늦추도록 민원(citizen petition)을 제기하는 행위를 들었다.

마지막으로 제네릭의 출시를 늦추도록 제네릭사에 금전적 이익을 제공하는 일종의 담합행위가 예상된다고 설명하였다.

발토위원은 "최근 이러한 행위를 이유로 경쟁법 위반으로 제소된 특허 의약품의 연 매출액은 100억 달러에 달한다"며 "앞으로도 적극적인 법 집행이 요구된다"고 강조했다.


2. 상표출원시 지정상품 포괄명칭 인정제도 도입’
=상표권도 ‘하나의 상품등록으로 여러 상품의 권리취득 가능’=

특허청은 그동안 상호 유사하지 않은 상품들이 혼재되어 있다는 이유로 등록을 거절하였던 상품(이하 ‘포괄명칭’이라 함)중 총 279개의 상품을 지정상품으로 인정하도록 특허청 고시(2008.9.8)를 통해 발표하고, 2008. 9. 16일 출원분부터 적용하기로 하였다.

포괄명칭이라 함은 여러개의 상품명을 포괄적으로 지칭하는 명칭으로서, 상호유사한 상품만으로 구성된 명칭(’협의의 포괄명칭‘이라고 함, 예, 화장품, 비료등)과 상호 유사하지 않은 상품까지 혼재된 명칭(’광의의 포괄명칭‘이라고 함, 예, 의류)등이 있다. 이들 중 화장품등의 포괄명칭은 현재도 인정되고있으며, 이번에 인정되는 것은 의류등과 같은 광의의 포괄명칭이다.

특허청이 발표한 포괄명칭중의 하나인 ‘의류’를 예로 들면, 현행제도하에서는 출원인이 ‘의류’에 해당하는 상품전부에 대해 상표권을 취득하고 싶을 경우에는 양복, 한복, 셔츠 및 야구복등은 상품의 유통경로 및 판매처등이 상이하여 상호 유사하지 않은 상품으로 분류되어 있으므로 각각의 상품명칭으로 출원하여야 하였다.

그러나 앞으로는, 한가지의 포괄명칭인 ‘의류’로 출원하여 상표권을 취득할 수 있게 된다는 것이다. 이 경우, ‘의류’라는 하나의 상품명칭으로 총 324개의 상품이 등록되는 효과가 있게 된다.

이 외에도 특허청이 밝힌 포괄명칭 목록을 상품류별로 살펴보면, 자동차, 항공기등을 그 대상 상품으로 하는 수송기계기구류인 제12류가 71개로 가장 많고, 그 다음으로는 제11류(냉난방기계류), 제9류(전기,전자기계기구류)순이다.

이와 같이, 늦게나마 포괄명칭을 인정함으로써 다양한 효과를 기대할 수 있게 되었는바, 먼저, 출원인에게는 하나의 지정상품으로도 권리가 확대될 뿐만 아니라, 상표출원시 상품을 구체적으로 표시해야 하는 불편이 감소되고 출원서 작성시간도 단축할 수 있는 장점이 있게 된다.

특히, 선진각국에서는 모두 인정되는 지정상품의 명칭이 한국에서는 인정되지 않아 거절통지를 받고 이를 보정해야 하는 국제출원인들의 불편이 크게 해소 될 것으로 기대된다.


3. IT업종의 특허관련 소송 최근 10년 새 8배 이상 증가.

2일 특허청에 따르면 특허법원과 대법원에 있어서의 전체 특허소송은 1999년 325건에서 지난해 1,115건으로 3.4배 증가 한 것으로 나타났다. 같은 기간 IT 업종 특허소송은 19건에서 152건으로 8배 늘어났으며, 특허소송에서 IT업종이 차지하는 비중도 5.8%에서 13.6%로 2배 이상 증가하였다.

또, 최근 10년간 IT 업종 특허소송은 통신분야가 29%(163건)로 가장 많고 이어서 ▲컴퓨터 26%(150건) ▲방송 21%(119건) ▲전자상거래 18%(104건)의 순이었다. 특히 2005년 이전까지는 통신•방송관련 소송이 60%에 달했지만, 2006년 이후부터는 컴퓨터와 전자상거래가 70%를 차지한 것으로 나타났다.

또, 특허청의 처분에 대해 청구된 결정계(決定系) 소송은 총 200건으로 거절결정불복소송이 전체의 84%(168건)로 집계됐으며, 특허권 분쟁에 따른 당사자계 소송은 총 370건으로 무효소송이 68%(252건), 권리범위확인소송이 31%(115건)로 파악됐다.


4. LG전자, 대만 콴타(広多電腦)와 특허분쟁 종결
= 10년간의 분쟁 끝났다=

LG전자는 최근 세계최대 PC제조업체인 콴타와 8년간의 PC특허분쟁을 끝내고 로열티협상을 시작했다고 9월10일 발표하였다.

이로써 LG전자와 콴타는 PC기술과 관련해 미국 캘리포니아 법원에서 진행 중이던 모든 법적 소송을 종결하였다.

콴타는 LG전자가 가진 PC기술을 인정하고 특허사용대가를 지급하기로 하였다. 현재 협상이 진행 중이라 구체적인 합의금은 나오지 않았으나 수천만 달러에 달할 것이란 게 업계의 입 소문이다.

LG전자가 가진 특허는 PC의 데이터 전송을 위한 ‘PCI’ 기술. PC 본체와 프린터•그래픽 카드 등 주변기기 사이에 효율적인 데이터 전송을 가능하게 해주는 핵심기술이다.

콴타는 그동안, ‘LG전자가 2000년 인텔과의 로열티 협상 이후 인텔에서 로열티를 받고 있는 상황임에도 불구하고 PC제조업체에 다시 로열티를 청구하는 것은 불합리 하다’ 는 입장을 지켜왔다.


5. 특허청, 고객 편의 증진 위한 규제개혁 적극 추진
=지난 6개월간 11개 과제 발굴,법령 개정절차 추진 중=

특허청은 특허관련국민불편의 해소를 위해 지난 6개월간 역점적으로 추진해 오고 있는 특허 행정 규제개혁 성과에 대해 성공적이라는 자체 평가를 하였다.

특허 민원에 있어 복잡하고 까다로운 각종 절차를 단순화하여 민원인의 불편과 어려움을 최대한 줄여 고객 요구에 부응하고자, 지난 3월과 6월에 자체적으로 11개 규제개혁 과제를 발굴하여 추진 중에 있다,

개혁과제가 현실적으로 국민들에게 체감될 수 있도록 하기 위해 특허법, 실용신안법 등 관련법령 개정작업을 빠르게 진행중에 있으며, 9월경 정기국회에 제출할 계획으로 있어 빠른 경우는 금년 하반기부터 그 효과를 느낄 수 있을 것으로 여겨진다.

그 주요 내용을 살펴보면,
“고객이 원하는 시점에 고품질 특허서비스를 제공한다”는 제2기 책임운영기간(2008.5.1~2010.4.30) 운영방침에 따라, 그간 일률적이던 심사처리 기간을 “빠른심사, 보통심사, 늦은심사”로 나누어, 고객이 선택하도록 하는「맞춤형 3Track 특허심사시스템 도입」을 계획 하고 있다.

또, 불필요한 절차로 인한 비용•시간의 절감을 위해 출원인이 특허거절결정 불복심판을 별도로 청구하지 않고 명세서 등의 보정과 동시에 재심사 청구로 심사관에게 다시 심사를 받을 수 있도록 하여 거절결정불복심판 청구에 따른 비용과 시간을 아낄 수 있도록 하는 안을 검토하고 있다.

아울러, 특허결정이 가능하나 명세서•도면 등에 사소하고 명백한 잘못이 있을 경우, 심사관이 이를 직권으로 정정 가능하도록 하여 신속한 심사 진행이 가능하도록 하는 등 고객위주의 특허행정을 지향하는 여러가지 과제를 검토하고 있다.



<특허소송뉴스>

1. 알앤엘(R&L), 수암측에 '개 복제' 특허침해 소송제기

본보7월호에 기보 한 바와 같이 '개 복제' 특허권을 두고 수암생명공학 연구원과 알앤엘 바이오가 대립해 왔으나 결국 특허침해소송이 제기된 것으로 알려졌다.

3일 업계에 따르면 알앤엘바이오는, 황우석 박사가 이끄는 수암생명공학연구원(수암연구원)을 상대로 특허침해 금지소송을 서울중앙지법에 제기하였다.

수암연구원이 개 복제에 사용한 기술이 알앤엘바이오가 서울대에서 전 세계 전용실시권을 취득한 기술이라는 이유에서다.

알앤엘바이오는 지난 6월 수암연구원과 함께 개 복제사업을 벌이고 있는 미국 바이오아트사에 '특허권 전용실시권자인 알앤엘바이오의 동의 없이는 사업을 진행할 수 없다'는 입장을 전달하는 등 개 복제를 두고 수암연구원과 대립해 왔었다.

한편, 수암연구원과 바이오아트는 클론염소 ‘돌리’의 복제특허에 대한 전용실시권을 확보하고 있는 만큼 개를 포함한 동물복제 사업화에 대한 권리전체가 자신들의 소유라고 주장하고 있다.


２. 탈모치료제 특허권 침해 관련 다국적제약사 항소심 기각

남성형 탈모치료제 ‘프로페시아’의 특허권을 주장해온 다국적 제약사가 항소심에서도 국내 제약업체에 패소했다.

3일 서울고법에 따르면 머크 앤드 캄파니 인코포레이티드(한국 MSD)는 동아제약과 한미약품을 상대로 특허권침해에 따른 손해배상을 요구하였으나 1심재판에서 패소하여 항소하였는바 서울고등법원이 이를 기각했다.

재판부는 “성인 남자의 탈모증 치료를 위해 주성분인 피나스테리드의 (finasteride)단위용량을 1일 0.3mg 내지 3.0mg로 조정한 기술을 특허로 볼 수 있는가가 쟁점”이라면서 “통상의 지식을 가진 제약업자라면 피나스테리드의 적정 단위용량을 예측할 수 있다”고 판단하였다.

또, 재판부는 “이미 특허심판원으로부터 특허무효 심결을 받았음에도 불구하고 특허권침해금지 및 손해배상을 주장하는 것은 권리남용에 해당한다”고 판시하고 원심판결을 유지하였다.

국내 탈모 치료제 시장규모는 현재 500억원 대로 추산되고 있으며 한국MSD의 프로페시아는 시장점유율 1위를 기록하고 있다.