l  사건 개요

피고는 2018. 7. 12. 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2에 의하여 출원 전 공지된 것으로 신규성이 없다는 취지로 주장하며 이 사건 특허발명에 대하여 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 2020. 5. 29. ’이 사건 제1 내지 제3항 특허발명은 선행발명 1, 2와 동일하고, 선행발명 1, 2가 특허법 제30조 제1항 제2호에 규정된 의사에 반한 공지에 해당하지 않으므로, 그 신규성이 부정된다.‘라는 취지로 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

l  판시 요지

선행발명 1 내지 4는 모두 원고가 이 사건 특허발명을 실시하여 생산한 제품으로서, 선행발명 1이 이 사건 제1항, 제2항, 제3항 각 특허발명의 각 구성 및 그 유기적 결합관계를 모두 그대로 가지고 있음은 아래 구성대비표 기재와 같고, 선행발명들이 이 사건 특허발명과 동일함은 당사자 사이에 다툼이 없다.

이 사건 특허발명과 동일한 선행발명들이 이 사건 특허발명의 출원 전에 A 직원이나 그 지인 및 ‘클럽 말리부’ 회원들에게 제공되어 장착되고 나아가 다수인이 접근할 수 있는 유튜브, 네이버 블로그에 게시되었으므로, 이 사건 특허발명은 출원 전에 그 발명의 내용이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 공지되었다고 할 것이다.

이 사건 금형제작계약 당시에 비밀유지약정이 포함되어 있었다고 하더라도, 원고로서는 이 사건 시제품 700개의 제공 당시에 적어도 이 사건 시제품들이 아이머큐리의 대리점, 총판 등을 통해 시장의 반응을 보기 위해 비밀유지약정의 당사자인 A 이외의 자, 즉 직원들, 대리점, 총판, 자동차 관련 클럽들에 배포, 장착될 것임을 알고 이를 용인하였다고 봄이 상당하다. 따라서 이 사건 시제품 700개 중 일부인 선행발명들의 공지가 원고의 의사에 반한 것이라고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 또한 특허발명의 신규성을 상실하게 하는 ‘공지’는 반드시 유상판매에 의할 것임을 요하지 아니하므로, 설사 원고 주장과 같이 원고가 A에 700개의 시제품을 제공할 당시 시장에 ‘판매’하지는 말 것을 요청하였고 그 구체적 판매 시점이나 유통 경로에 대해서는 원고가 A로부터 통지받지 못했다고 하더라도, A가 원고가 용인한 바에 따라 그 시제품을 배포하여 공지된 이상, 위 결론을 달리할 수 없다.

따라서 이 사건 특허발명의 공지가 원고의 의사에 반한 공지로서 신규성 상실의 예외에 해당한다는 원고의 주장은 이유 없다.