l  사건 개요

특허청 심사관은 ‘출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1과 2를 단순히 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로 특허를 받을 수 없다.’라는 취지의 거절이유를 제시하면서 원고에게 의견제출 통지를 하였다. 원고는 출원발명의 청구항에 대한 정정·삭제 등을 기재한 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 ‘위 보정된 출원발명은 위 거절이유가 해소되지 않았다.’라는 이유로 출원발명에 대해 거절결정을 하였다. 원고는 재심사를 청구하면서 출원발명의 청구항 제1항에 대한 정정을 기재한 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 2. 23. ‘위 보정된 출원발명도 위 거절이유가 해소되지 않았다.’라는 이유로 재심사 후 출원발명에 대해 거절결정을 하였다. 원고는 2021. 3. 23. 특허심판원에 특허심판원 2021원728호로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 2021. 11. 30. ‘출원발명 청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 특허를 받을 수 없으므로, 나머지 청구항에 관하여 살펴볼 필요 없이 출원발명을 거절한 위 거절결정은 적법하다.’라는 취지로 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

l  판시 요지

출원발명 청구항 1과 선행발명 1의 대응 구성은 모두 과실과 과피를 포함하는 귤의 추출물을 유효성분으로 포함하는 피부 주름 개선용 조성물이라는 점에서 공통된다. 다만, 귤 종류가 이 사건 제1항 발명은 ’풋귤(Citrus unshiu의 미성숙과)‘인데 반하여, 선행발명 1은 ’청귤‘로 기재되어 있고(차이점 1), 추출 용매를 출원발명 청구항 1은 50% 에탄올로 한정하고 있으나, 선행발명 1에는 이에 대한 명시적인 기재가 없다(차이점 2).

차이점 1은 다음과 같은 이유로 선행발명 1과 실질적으로 동일하거나 적어도 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다고 보인다.

1)     선행발명 1에 기재된 청귤은 ’익지 아니한 푸른 귤‘을 의미하는 것으로 인정함이 타당하고, 국내에서 일반적으로 귤이라고 하면 학명이 ’Citrus unshiu‘인 온주귤을 가리킨다고 보이므로 통상의 기술자라면 선행발명 1의 ’청귤‘은 ’풋귤(Citrus unshiu의 미성숙과)‘을 지칭하는 것으로 충분히 인식할 수 있다고 판단된다. 따라서 선행발명 1에도 청귤 수분 크림의 성분으로 출원발명 청구항 1의 ’풋귤(Citrus unshiu의 미성숙과)‘이 실질적으로 개시되어 있다고 볼 수 있다.

2)     설령, 선행발명 1의 ’청귤‘이 ’풋귤(Citrus unshiu의 미성숙과)‘을 지칭하는 것이라고 볼 수는 없다고 하더라도, 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 차이점 1을 극복하는데 특별한 기술적 곤란성이 있다고 보이지 않는다. : 가) 탄제린과 오렌지는 귤 품종인 ‘Citrus unshiu’와 동속이종의 관계에 있는 것으로 보이과, 선행발명 1의 전성분으로 기재된 탄제린껍질추출과 달리 오렌지는 오렌지추출물로 기재되어 있어 과육과 과피를 포함할 것으로 판단된다. 나) 선행발명 1이 속한 기술분야에서 과일 등 특정 식물이 가지는 특징이나 용도 등을 발견하기 위해 그와 동속이종의 관계에 있는 과일 등과 그 활성 내지 안정성 등을 비교 실험 해 보는 것은 일반적인 경우라 보인다. 다) 출원발명의 명세서 등에서, 피부 주름 개선용 조성물이 ‘Citrus unshiu’, 즉 온주귤을 포함할 경우가, ‘탄제린’이나 ‘오렌지’를 포함할 경우와 비교해 볼 때, 그 효과가 현저히 우수하다고 볼 만한 객관적 근거 등도 충분하지 않다.

차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.

1)     선행발명 1에는 추출 용매에 대한 명시적인 기재가 없으나, 선행발명 2에는 청피(귤나무인 Citrus unshiu Markovich 또는 Citrus reticulata Blanco의 덜 익은 열매껍질) 추출물이 피부 주름 예방 또는 치료에 사용되며, 추출 용매로 물, 탄소수 1 내지 4의 알코올 등으로부터 선택된 하나 이상의 용매를 사용할 수 있다는 기재와 함께, 구체적으로는 에탄올을 개시하고 있다.

2)     선행발명 2에는 추출 용매로 물, 에탄올 등이 기재되어 있을 뿐, 에탄올의 농도가 구체적으로 개시되어 있지 않으나, 목적 물질을 잘 녹이고 농축 조작을 용이하게 하기 위해 적절한 용매를 선택하는 것은 일반적으로 널리 알려져 있는 사실에 해당하므로, 해당 기술 분야의 통상의 기술자라면 충분히 선행발명 2를 토대로 반복 실험 등을 통해 적절한 농도의 용매를 찾아 이를 선택하여 실시할 수 있을 것으로 보인다.

3)     선행발명 2는 피부 주름 예방 또는 치료에 사용되는 청피 추출물에 관한 것으로, 선행발명 1과 기술분야가 실질적으로 동일하므로, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 위 구성을 결합하고 반복 실험 등에 의해 ‘50% 에탄올’의 추출 용매를 도출하는데 특별한 기술적 곤란성이 있다고 볼 만한 사정 등을 찾기 어렵다.