l  사건 개요

피고는 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 다르고, 자유실시기술에 해당하므로 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었고, 선행 확정심결의 확인대상발명과 다르므로 이 사건 심판청구는 일사부재리의 원칙에 위배되지 않고, 이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다. 해당 심결에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

      l 판시 요지

(1)   일사부재리의 원칙에 위배되는지와 관련하여 선행 확정심결은 선행 확정심결의 실시주장발명이 아닌 선행 확정심결의 확인대상발명이 이 사건 제1, 5항 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 심결이다. 따라서 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되는지 여부를 판단하기 위하여는, 이 사건 확인대상발명과 선행 확정심결의 실시주장발명을 대비하는 것이 아니라 선행 확정심결의 확인대상발명을 대비하여야 하므로, 이 사건 확인대상발명의 도면과 선행 확정심결의 실시주장발명의 도면이 동일하다고 하더라도, 이 사건 확인대상발명과 선행 확정심결의 확인대상발명이 동일하지 않은 이상 이 사건 심판청구는 일사부재리의 원칙에 위배되지 않는다. 나아가, 이 사건 확인대상발명은 선행 확정심결의 확인대상발명과 같이 ‘절단된 필름이 장력이 유지된 상태로 박스를 향해 이송되도록 하는 절단 필름 장력 조절 유닛’을 구비한다고 볼 수 없다. 따라서, 이 사건 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실은 선행 확정심결에서의 그것과 다르다고 보아야 할 것이므로, 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 위배되지 아니한다.  

(2)   이 사건 확인대상발명이 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부와 관련하여, 이 사건 특허발명의 구성요소의 위치 설정 모듈은 박스의 이송 높이를 결정하는 구성인 반면, 이 사건 확인대상발명의 승하강조절수단은 박스의 높이에 따라 동체의 상부에 위치한 필름이송유닛의 높낮이를 조절하는 구성이라는 점에서 차이가 있고, 이 사건 제1항 특허발명의 ‘절단된 필름의 장력을 조절하기 위한 절단 필름 장력 조절 유닛’ 구성에 대응하는 구성이 이 사건 확인대상바명에는 없다는 점에서 양 구성에 차이가 있다. 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면 이 사건 제1항 특허발명의 절단 필름 장력 조절 유닛은 필름이 절단 후에도 장력을 유지하면서 이송되고 박스에 부착될 수 있도록 하는 기능을 하고, 결과적으로 필름의 공급 공정과 절단 공정이 동시에 진행되는 것에 의하여 작업 효율이 향상되는 작용효과도 가질 것으로 보인다. 그런데 이 사건 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 절단 필름 장력 조절 유닛에 대응하는 구성이 없을 뿐만 아니라 박스의 개방부면에 절단된 나머지 필름(21)을 접착하는 공정에서 필름을 절단한 후에도 장력을 유지하며 이송, 부착한다는 기술적 사상은 전혀 나타나 있지 않다. 따라서 절단된 필름의 장력을 조절하기 위한 절단 필름 장력 조절 유닛의 기능, 방식 및 효과를 다른 구성요소에서 실질적으로 수행한다고 볼 여지도 없다. 결과적으로 이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 달리 위치 설정 모듈이 변경되어 있고, 절단 필름 장력 조절 유닛을 포함하고 있지 않아 이 사건 확인대상발명이 이 사건 제1항 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

(3)   이 사건 확인대상발명이 이 사건 제5항 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부와 관련하여, 이 사건 제5항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항 발명으로, 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소를 모두 포함하면서 이 사건 제1항 특허발명에 구성요소를 부가하거나 이 사건 제1항 특허발명을 한정하여 구체화한 것이므로, 확인대상발명이 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 이상 이 사건 제5항 특허발명의 권리범위에도 속하지 않는다. 따라서 이 사건 심판청구는 일사부재리의 원칙에 위배되지 않고, 피고의 나머지 주장에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 확인대상발명은 이 사건 제1, 5항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.