l  사건 개요

피고는 원고를 상대로 이 사건 특허발명에 관한 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이 사건 특허발명의 청구범위가 명확하게 적혀 있지 않다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 이에 대해, 원고는 이 사건 특허발명 중 청구항 9항을 삭제하고 이를 청구항 1항에 부가하여 한정하는 등 이 사건 특허발명의 청구범위를 정정하고, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 설명을 정정하는 내용의 정정심판을 청구하였고, 특허심판원은 원고의 정정심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 이에 피고는 원고를 상대로 위 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이라고 주장하면서 정정무효심판을 청구하였으나 특허심판원은 “원고의 정정심판청구에 의한 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당하지 않을 뿐 아니라 다른 정정요건도 모두 충족한다”라는 이유로 피고의 정정무효심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 위 심결은 그 무렵 그대로 확정되었다. 이에 따라 원고는 등록무효심결을 취소를 구하는 소를 제기하였고, 이에 대하여 피고는 이 사건 정정발명은 정정요건을 충족하지 못한다는 주장은 철회한 반면, 너트체가 조립공간에 탈착 가능하다는 이 사건 제1항 정정발명의 청구범위는 뒷받침 요건이 결여되었다고 주장하였다.

l  판시 요지

(1)   뒷받침 요건은 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 보기에 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 따라 판단하여야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다.

(2)   이 사건 제1항 정정발명의 명세서 기재 및 도면에 의하면, 발명의 설명에서 '너트체를 조립공간에 탈착시키기 위한 구성' 및 ‘너트체를 조립공간에 조립하는 방법'을 구체적으로 언급하고 있으므로, ‘너트체를 조립공간으로부터 분리하는 방법'에 관하여는 구체적인 기재가 없더라도, 출원 당시의 기술수준을 기준으로 통상의 기술자의 입장에서 보았을 때 '너트체의 걸림돌기를 내측으로 가압하면서 상부 방향으로 외력을 가하는 경우 걸림돌기가 탄성 변형되고 걸림턱과 결합홈을 순차로 통과하면서 너트체가 분리될 수 있음'을 알 수 있고, 발명의 설명에 개시된 구체적 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 있는 경우에 해당한다.

(3)   이 사건 특허발명 명세서의 도면에 이 사건 제1항 정정발명의 너트체가 잠금지지대의 조립공간으로부터 쉽게 분리되지 않는 것처럼 도시되어 있다고 할지라도 발명의 설명에는 너트체(41)가 잠금지지대(30)의 조립공간(32)에 탈착가능하다고 명백히 기재되어 있고, 도면은 발명의 구성을 이해하기 위한 대표적인 실시예에 불과한 것이어서 도면의 실시예를 근거로 청구범위를 제한할 수는 없으며, 나아가 통상의 기술자라면 이 사건 특허발명 명세서의 [도 6]에 도시된 걸림돌기(41d) 절곡 형상을 직각이 아닌 경사지거나 둥근 형상 등의 탈착이 가능한 형상으로 쉽게 변경할 수 있다. 또한 앞서 본 바와 같이 걸림돌기의 형상을 변경하지 않더라도 걸림돌기(41d)의 내측에는 상협하광의 절개홈(41e)이 형성되어 있으므로 도구를 사용하여 걸림동기를 역방향인 내측으로 가압하면서 상부 방향으로 외력을 가하면 너트체를 조립공간으로부터 분리할 수 있으므로, 피고가 주장하는 바와 같이 이 사건 제1항 정정발명의 너트체(41)가 잠금지지대의 조립공간(32)으로부터 탈착되지 않는 것으로 이 사건 정정발명의 명세서에 기재되어 있거나 그 도면에 도시되어 있다고 단정할 수 없다.

(4)   이 사건 특허발명의 명세서에 따르면 이 사건 제1항 정정발명의 목적은 ㉠ 뚜껑을 맨홀받침대에 고정시키는 고정수단을 쉽게 조립할 수 있고 ㉡ 뚜껑을 쉽게 개폐할 수 있는 맨홀뚜껑 잠금장치를 제공하는 것이므로, 설령 피고의 주장과 같이 너트체가 잠금지지대에 결합되면 조립공간으로부터 쉽게 분리할 수 없다고 하더라도 이 사건 제1항 정정발명의 목적을 달성할 수 없다고 볼 수 없다

(5)   이 사건 특허발명의 명세서에 의하면, 이 사건 제1항 정정발명은 뚜껑을 맨홀받침대로부터 분리할 필요가 있어 개폐가능하게 설치하여야 하는데, 개폐가능하게 설치하면 뚜껑이 외부의 충격에 의해 맨홀받침대 내부에서 흔들리는 문제점을 해결하기 위하여 뚜껑을 견고하게 맨홀받침대에 고정시켜야 함을 인식하고 있는바(문단번호 [0005], [0006]), 앞서 본 바와 같은 이 사건 제1항 정정발명의 구성을 고려하면, 앞서 본 바와 같은 이 사건 제1항 정정발명의 구성을 고려하면, 피고의 주장과 같이 차량이 맨홀을 통과하는 과정에서 너트체가 조립공간으로부터 이탈되도록 설계되지 않았음을 알 수 있으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다. 따라서 이 사건 제1항 정정발명은 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않았다고 볼 수 없어 특허법 제42조 제4항 제1호에서 규정한 뒷받침 요건은 충족되고, 이 사건 제2 내지 8항, 제11항 정정발명 역시 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않았다고 볼 수 없으므로, 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다