l  사건 개요

소외 C는 특허발명의 등록공고일(2019. 1. 9.)로부터 6개월 이내인 2019. 7. 3. 원고를 상대로 특허심판원에 ‘특허발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명 1 내지 3에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정되므로 등록이 취소되어야 한다’고 주장하면서, 특허발명에 대한 특허취소신청을 하였다. 특허취소신청 사건의 심판장은 원고에게 ‘특허발명은 비교대상발명 1, 2의 결합에 의해 진보성이 부정된다’는 취지로 의견제출통지를 하였다. 원고는 특허발명의 청구항을 정정하는 내용의 정정청구서를 제출하였다. 특허심판원은 ‘정정청구를 인정하고, 정정청구에 의해 삭제된 이 사건 제2항 발명에 대한 심판청구를 각하하며, 제1항, 제3항 내지 제5항 발명은 비교대상발명 1, 2의 결합에 의하여 진보성이 부정되므로 등록이 취소되어야 한다는 취지의 결정을 하였다.

l  판시 요지

특허발명이 속하는 기술분야에서의 통상의 기술자는 고분자·재료공학, 화학공학의 학사학위 소지자로서 발포체 관련 제조 산업 분야에서 3년 정도 종사한 사람을 기준으로 한다.

제1항 발명 구성요소 2는 탄화수소만을 함유하는 발포제를 사용하는 것인데 비하여 선행발명 1의 대응구성요소는 발포제로 탄화수소뿐만 아니라 염소화 지방족 탄화수소를 함께 포함하는 혼합물을 발포제로 사용하는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 제1항 발명 구성요소 6은 페놀 수지 발포체 중의 휘발분 함유율을 1.0 중량％ 이상 6.6 중량％ 이하로 한정하고 있는 반면, 선행발명 1에는 페놀 수지 발포체 중의 휘발분 함유율의 수치에 관하여 개시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 2). 제1항 발명 구성요소 7은 종횡 200mm 사각의 페놀 수지 발포체를 사용하여 ‘EN1604’의 시험 방법에 의해 구해지는 70°C, 48시간 후의 페놀 수지 발포체의 가열 전후의 종 또는 횡 중 어느 일방의 치수 변화율(Δεb)의 절대값을 0.49％ 이하로 한정하고 있는 반면, 선행발명 1에는 페놀 수지 발포체의 치수 변화율의 수치에 관하여 개시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 3).

통상의 기술자는 지구 온난화의 잠재적 위험성이 적고 지구의 오존층을 고갈시키지 않는 것으로 널리 알려져 있던 탄화수소만을 함유하는 발포제를 사용하여 페놀 수지 발포체를 제조해 볼 동기가 충분하다고 할 것이고, 선행발명 1의 발포제를 탄화수소만을 함유한 발포제로 전용하는 데 기술적으로 별다른 어려움이 없다고 할 것이며, 나아가 물리 발포제로 기존에 사용되고 있던 탄화수소만을 함유한 발포제, 염소화 지방족 탄화수소만을 함유한 발포제, 이들의 혼합물을 함유한 발포제 중에서 탄화수소만을 함유한 발포제만을 사용하는 것으로 인하여 예측하기 어려운 현저한 효과의 차이가 있다고 볼 수도 없다. 따라서 구성요소 2와 선행발명 1 사이에 존재하는 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있다고 보아야 한다.

구성요소 6의 휘발분 함유율에 대한 수치한정은, 기포 내부의 압력 감소를 방지하여 높은 독립 기포율을 가지는 페놀 수지 발포체의 치수 변화율 증가를 억제한다는 기술적 과제를 해결하기 위한 수단으로서 의의를 가진다고 할 것이다. 그러나 선행발명 1, 2에는 위와 같은 기술적 과제를 인식하고 있지 않을 뿐만 아니라, ‘휘발분 함유율’과 ‘높은 독립 기포율을 가지는 페놀 수지 발포체의 치수 변화율’ 사이의 관련성을 인식할 수 있는 기재나 암시도 없다. 그리고 제1항 발명은 휘발분 함유율의 수치를 1.0 중량％ 이상 6.6 중량％ 이하로 한정함으로써, 높은 독립 기포율을 갖는 페놀 수지 발포체의 치수 변화율이 개선되는 효과를 가진다고 할 것이고, 이는 선행발명 1, 2로부터 예측할 수 없는 이질적이거나 현저한 효과에 해당한다고 봄이 상당하다. 따라서 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 쉽게 극복할 수 없다고 보아야 한다.

선행발명 1에 페놀 수지 발포체의 치수 변화율의 수치 범위를 한정하는 구성이 개시되어 있지 않음은 앞서 본 바와 같다. 나아가, 선행발명 1은 ① 안정적인 독립기포 구조를 유지함으로써 단열 성능을 장기간에 걸쳐 안정적으로 유지할 수 있는 페놀 수지 발포체를 제공하고(제1 목적), ② 종래의 페놀 수지 발포체에 비하여 높은 pH 값을 가져 금속 재료와 접촉하더라도 금속의 부식 발생을 감소시키는 페놀 수지 발포체를 제공하며(제2 목적), ③ 환경 파괴를 최소한으로 억제하거나 환경 파괴를 일으키지 않는 발포체를 제공하는(제3 목적) 것을 그 목적 및 해결과제로 하고 있을 뿐이고(을 제1호증 7면 12~19행), 페놀 수지 발포체의 치수 변화율 또는 그와 관련된 특성의 개선 등을 목적이나 기술적 과제로 삼고 있지도 않다. 그리고 선행발명 2의 실시예는 그 측정 시료(샘플)의 크기가 구성요소 7의 측정 시료(샘플)에 비하여 현저하게 작고, 그 가열시간에도 상당한 차이가 있으므로, 선행발명 2의 실시예에 따라 측정된 치수 변화율은 구성요소 7의 방법으로 측정된 치수 변화율과 상당한 차이가 있을 것으로 보인다. 따라서 차이점 3은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 쉽게 극복할 수 없다고 보아야 한다.

결국 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있다고 볼 수 있으나, 차이점 2, 3은 선행발명 1, 2로부터 쉽게 극복할 수 있다고 볼 수 없으므로, 제1항 발명은 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.

그리고 제3항 및 제4항 발명은 제1항 발명의 종속항이고, 제5항 발명은 ‘제1항, 제3항 또는 제4항 중 어느 한 항에 따른 페놀 수지 발포체 적층판의 제조 방법’에 관한 발명으로 제1항, 제3항 또는 제4항 특허발명의 구성을 그대로 가지고 있으므로, 위와 같은 이유로 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않는 이상 제3항 내지 제5항 발명 또한 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.

결국 제1항, 제3항 내지 제5항 발명은 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 않으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 결정은 위법하다.

키워드: 특허, 취소결정, 진보성, 페놀수지, 발포체 적층판