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[특허]출원발명이 명세서 기재요건과 산업상이용가능성 요건을 흠결하였다고 본 사례(특허법원 2021허117)

관리자 │ 2022-03-23

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l  사건 개요

특허청 심사관은 원고에게 “출원발명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않고, 발명의 설명에 발명의 배경이 되는 기술이 기재되어 있지 않으며, 청구항의 기재가 발명의 설명에 의해 뒷받침된 것으로 볼 수 없고, 보호받고자 하는 발명이 명확하고 간결하게 적혀있다고 볼 수 없으며, 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않으므로, 특허법 제42조 제3항 제1호, 제2호, 제42조 제4항 제1호, 제2호, 제29조 제1항 본문에 따라 특허를 받을 수 없다.”는 취지로 의견제출통지를 하였고, 이어서 출원발명에 대한 거절결정을 하였다.

원고는 이에 불복하여 출원발명의 발명의 설명 및 청구항의 기재를 정정하는 내용으로 명세서를 보정하고 재심사를 청구하였으나, 심사관은 보정은 출원발명의 최초 명세서에 기재된 사항의 범위 내에서 이루어진 것으로 볼 수 없다는 이유로 보정각하 결정을 하였고, “제1항 발명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않고, 발명의 설명에 배경이 되는 기술이 기재되어 있지 않으며, 청구항의 기재가 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않고, 발명의 보호받고자 하는 바가 명확하지 않으며, 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않으므로, 특허법 제42조 제3항 제1호, 제2호, 제42조 제4항 제1호, 제2호, 제29조 제1항 본문에 따라 특허를 받을 수 없다.”는 취지로 출원발명에 대한 재심사 특허거절결정을 하였다.

원고는 이에 불복하여 특허심판원에 거절결정의 취소를 구하는 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 “이 사건 보정은 출원발명의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것이어서 특허법 제47조 제2항에 위배되므로 보정각하 결정은 적법하고, 나아가 출원발명은 통상의 기술가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세히 기재되어 있지 않고, 제1항 발명이 발명의 설명으로부터 뒷받침되지 않으며, 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않고, 특허법상 발명에 해당하지 않으므로 특허거절결정은 적법하다.”라는 취지로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

l  판시 요지

    보정사항 1 내지 8의 각 기재는 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않았던 신규사항이 추가된 것으로서 특허법 제47조 제2항에 위배되므로, 부적법한 보정에 해당한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 보정각하 결정은 적법하다.

출원발명의 발명의 설명에는 앞서 본 바와 같이 ① 영어 단어, 대괄호 안에 기재한 그 단어의 발음, 그 단어의 우리말 의미를 순서대로 기재한 부분, ② 영어 단어와 우리말을 나란히 기재한 부분, ③ 영어 발음 방법을 기재한 부분 등이 기재되어 있을 뿐이고, 해결하고자 하는 과제에 관하여 “a : 어려 울 때 내는 소리로 aㅏ기 등으로 쓰임, b : ㅂ(父)를 표현”, 과제의 해결 수단에 관하여 “1. A a ban don (반) : 진행되어진 걸 반대하게됨, 그만두다, 단념하다, a bad don : 배드완, 지옥, 나락”, 발명의 효과에 관하여 “1. A Abbey [애비] : 수도원”라고 기재되어 있을 뿐인바, 이와 같은 기재만으로는 출원발명이 해결하고자 하는 과제가 무엇인지, 무엇을 해결수단으로 하는 것인지, 그로 인한 효과는 어떠한지를 전혀 파악할 수 없다.

따라서, 출원발명의 발명의 설명은 통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재된 것이 아니어서, 특허법 제42조 제3항 제1호에 위배된다.

제1항 발명의 청구범위에는 “학습자료, 학습책, 기업광고, 무용등의 레슨들, 학습지 기업들의 책자, 정부기관 인쇄물, 설치물에 사용(등)을 허가하지 않습니다. 1. 본인 외 레슨 금지, 2. 국내외 책의 직·간접 도용 인쇄등 금지, 3. 국내외 미디어들 간접활용금지(국내외 국가기관 공공기관 사업체 개인 사용금지), 4. 국내외 미디어들 직접활용금지(국내외 국가기관, 공공기관, 사업체, 개인 사용금지”라고 기재되어 있는데, 출원발명의 발명의 설명에는 청구범위 기재 내용이나 이와 관련된 내용이 기재되어 있지 않다. 뿐만 아니라 통상의 기술자가 출원발명의 발명의 설명의 기재로부터 위 청구범위 기재 내용을 자명하게 인식할 수 있다고 보기도 어렵다. 

  따라서 제1항 발명은 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없으므로, 특허법 제42조 제4항 제1호에 위배된다.

출원발명에는 ‘사용 등을 허가하지 않는다’, ‘레슨을 금지한다’, ‘인쇄등을 금지한다’, ‘활용을 금지한다’는 취지가 기재되어 있을 뿐이고, 구체적으로 사용 불허, 레슨, 인쇄, 활용 금지의 대상이 무엇인지를 기재하고 있지 않아 청구범위의 기재만으로는 무엇에 대한 사용을 허가하지 않는다는 것인지 무엇의 레슨, 인쇄, 활용을 금지한다는 것인지를 알 수 없고, 통상의 기술자가 발명의 설명의 기재 및 출원 당시의 기술상식을 고려하더라도 청구범위 기재사항으로부터 불허가 및 레슨 등 금지의 대상을 명확히 알 수 있다고 보기 어렵다.

  따라서 제1항 발명의 청구범위에는 보호받고자 하는 발명이 명확하고 간결하게 적혀있다고 볼 수 없으므로, 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다.

  제1항 발명은 허가되지 않는 사용의 대상(학습자료, 학습책, 기업광고, 무용등의 레슨들, 학습지 기업들의 책자, 정부기관 인쇄물, 설치물), 금지된 레슨의 주체(원고 외의 자), 금지된 행위(국내외 책의 직·간접 도용, 인쇄등, 국내외 미디어들의 직접 및 간접 활용), 금지된 활용의 주체(국내외 국가기관, 공공기관, 사업체, 개인)를 임의로 지정하여 단순히 나열한 것에 불과하고, 이와 같이 나열된 사항들이 어떠한 기술적 특징을 가지고 있는지를 알 수 있는 방법, 수단, 구성들에 관한 기재가 없으며, 어떠한 자연법칙을 이용하였는지를 알 수 있는 기재도 없다.

  따라서 제1항 발명은 인간의 정신활동에 의한 임의의 결정사항을 단순히 기재한 것에 불과한 것으로 자연법칙을 이용한 것이라고 볼 수 없으므로, 특허법 제29조 제1항 본문에서 규정된 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않는다.

  보정각하 결정은 적법하고, 출원발명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 발명의 설명이 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않고, 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않으며, 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않고, 산업상 이용가능한 발명에 해당하지 않는다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 위법사유가 있다고 볼 수 없다.

  그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

키워드: 특허, 거절결정, 명세서 기재요건, 보정각결정, 산업상이용가능성, 알(al)자




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