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[상표]등록상표 등의 ‘2차원 바코드 도형’은 식별력이 없으므로 피고의 표장사용행위는 등록상표권의 침해나, 부정경쟁방지법 제2조 제1항 (가), (나)목, (카)목의 부정경쟁행위로 볼 수 없다 판단한 사건(특허법원 2020나1995)

관리자 │ 2021-11-18

HIT

107

l  사건 개요

원고 사용표장

피고 사용표장

1 

2 3 

(1) 원고는 2003년 무렵 설립되어 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 등을 목적으로 하는 회사로, 음성 변환용 2차원 바코드 'AD코드' 규격을 개발하여 국내에 보급하고, 그러한 2차원 바코드의 생성, 판독을 위한 컴퓨터프로그램과 리더기 등을 생산, 판매하고 있다. 피고는 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 개발용역업 등을 목적으로 하는 회사로서, 피고 사용표장과 같은 음성 변환용 2차원 바코드를 생성하는 컴퓨터프로그램 등을 생산, 판매하고 있다.

(2) 원고는 피고를 상대로 피고가 컴퓨터 프로그램 및 자료전환 서비스업, 자료 및 문서의 디지털 처리업에 관하여 사용표장(2차원 바코드) 생성을 위한 솔루션프로그램을 판매한 행위는, 원고 등록상표권들의 간접침해행위이자, 국내에서 주지된 원고의 상품, 영업표지와의 관계에서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목, 나목의 부정경쟁행위에 해당하고, 상당한 투자와 노력을 들인 성과인 원고 사용표장들을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 무단으로 사용하는 것으로서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목의 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하며, 상표권침해금지, 부정경쟁행위금지와 손해배상을 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

l  판시 요지

(1) 원고의 상표권침해, 부정경쟁방지법 제2조 제1항 가, 나목 관련 주장은 원고 등록상표, 사용표장의 ‘검색 패턴과 외곽선 내에 데이터 패턴이 포함된 2차원 바코드 형상 도형’ 내지 ‘검색 패턴과 외곽선으로 표현된 2차원 바코드 형상 도형’(이하 ‘AD 코드 도형’이라 한다)의 식별력이 있음을 전제로 하고 있다. 원고 등록상표들이 2차원 바코드 그 자체인 , 정보통신단체표준의 ‘시각장애인용 AD 2차원 바코드’ 자체는 원고가 개발한 것으로 원고의 ‘보이스아이 코드’와 형상이 동일·유사한 점은 다툼이 없다.

원고가 개발한 ‘AD 코드’는 국내에서 음성·점자변환 2차원 바코드에 관한 표준으로 기능하고 있으며, 일반 수요자와 거래자 대다수에게 알려졌다고 보인다. ‘AD 코드’는 원고 전 대표자의 공헌에 따라 단체표준, 국가표준으로 제정되었으며, 원고는 한국정보통신기술협회장에게 제1 등록상표권 등에 관한 ‘표준관련 지적재산권 취급 확약서’를 제출하였다. 원고는 AD 코드 생성 소프트웨어 ‘보이스아이’를 각종 관공서·기업 및 공익단체 등에 납품하거나 무상 제공하여 제증명, 교육·홍보자료 등 인쇄물의 우측 상단에 AD 코드가 표시되게 하였으며, 시각장애인 등을 대상으로 사용 교육을 진행하기도 하였다. 원고가 제작, 판매한 판독기, 음성변환기, 음성변환 어플리케이션 등 제품은 성질상 다수인이 빈번하게 접하고 이용하는 것이다. ‘시각장애인용 AD 2차원 바코드’ 단체표준을 따르는 시각장애인용 음성변환 2차원 바코드는 ‘검색 패턴’과 ‘외곽선’을 포함하는 모양으로 형성되어야 하는 바, 이를 준수하는 AD 코드는 데이터 영역 패턴이 달라질 수는 있겠지만 외관의 차이를 거의 알기 어려울 것으로 보인다. 원고 등록상표들의 AD 코드 도형 부분은 검색 패턴과 외곽선, 데이터 영역을 모두 갖춘 것이어서 외관이 거의 동일하게 관찰된다. AD 코드 도형은 시각장애인용 음성변환 2차원 바코드의 일반적인 형상이고, 이는 국내의 일반 수요자, 거래자들에게 알려져 있었던 것으로 볼 수 있다.

원고가 제출한 ‘표준관련 지적재산권 취급 확약서’는 표준기술이 설정될 경우 그에 포함된 특허권 등 지식재산권의 보유자가 관련 시장에서 시장지배력을 획득하여 라이센스를 차별적으로 적용하는 등 남용행위를 할 위험이 있으므로, 표준선정 이전에 취소불가능한 공정하고 합리적이며 비차별적인 조건으로 라이선스를 하겠다는 확약을 자발적으로 선언하도록 하는 것이다. ‘시각장애인용 AD 2차원 바코드’에 관한 정보통신단체표준은 성질상 인쇄물 등에 AD 코드가 표시되는 것을 당연한 전제로 하고 있는데 인쇄물 등에 AD 코드가 표시되는 순간 이는 지정상품, 사용상품의 ‘음성변환용 바코드’에 해당하게 되므로, 특정인이 AD 코드에 관한 표장을 독점적으로 사용할 경우 사실상 그 특정인이 AD 코드에 관한 표준을 독점하게 되는 결과가 된다. 이상을 종합하면, 원고 등록상표들의 AD 코드 도형은 원고 등록상표들의 지정상품, 피고 사용표장들의 사용상품의 각 형상, 내용, 성질을 직접적으로 표시하는 표장일 뿐만 아니라 독점적응성도 없는 바, 식별력이 없다.

원고로부터 ‘보이스아이’ 소프트웨어 등을 구매하거나 제공받은 기관, 단체 등이 사용권자로서 상표사용의사를 가지고 ‘AD 코드’를 사용하였다고 보기 어려운 점, AD 코드는 음성변환용 2차원 바코드 형상 그 자체를 직접적으로 나타내는 것이어서 본질적 식별력이 없고 원고의 출처 표시임을 특별히 강조하는 취지로 표시된 것은 기록상 거의 보이지 아니하는 점 등을 고려하면, AD 코드 도형은 사용에 의한 식별력을 구비하였다거나 국내에서 원고의 영업, 상품표지로 주지되었다고도 볼 수 없다.

(2) 제1 등록상표 중 식별력 있는 요부 ‘4 ’는 피고 사용표장들과 유사하지 않다. 원고 제2~5 등록상표는 무효로 될 것이 명백해서 그에 기한 청구는 권리남용에 해당한다. 피고는 납품계약을 체결하며 상표사용을 허락하는 등의 취지가 포함된 계약을 체결하지 않았으며 피고는 이러한 사용표장들이 ‘음성변환 바코드’에 관한 것임을 적극적으로 안내하였고 피고 사용표장들과 함께 상호, 표장 등과 같이 명확히 피고의 출처로 인식되는 표시를 별도로 표기하였던 점 등을 고려하면 피고 사용표장들은 상표로서 사용되었다고도 볼 수 없다. 피고의 표장 사용행위는 원고의 등록상표권 간접침해행위, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목, 나목 부정경쟁행위에 해당하지 않는다.

(3) 원고는 ‘AD 코드’의 보급·홍보와 표준 지정에 상당한 투자와 노력을 기울였고 그 결과 ‘AD 코드’는 시각장애인을 위한 음성변환용 2차원 바코드로서 국내에서 사실상 표준으로 기능하고 있는 점 등은 인정되나, 원고 사용표장들에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력, 원고가 침해를 주장하는 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역에 속하는 점, 공공의 이익 및 이익균형 등을 종합하면, 원고의 사용표장들은 부정경쟁방지법 제2조 제1항 카목이 정한 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등’에 해당한다고 볼 수 없다. 원고 이전에도 '2차원 바코드' 규격은 다양하게 존재하였으며 피고 사용표장이 단체표준을 명백히 위반하였다고 보이지 아니한 점 등을 고려하면, 피고가 피고 사용표장들과 같은 음성 변환용 바코드를 제작하여 사용하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 카목이 정한 ‘원고 사용표장들을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 부정한 방법으로 무단으로 사용한’ 경우에 해당하는 것으로 볼 수 없다.




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