l  사건 개요

특허청 심사관은 원고에게 원발명의 청구항 전항에 대하여 발명이 명확하게 기재되어 있지 않아 특허법 제42조 제4항 제2호에 위반된다는 취지로 의견제출통지를 하였고, 원고는 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 보정된 출원발명 중 청구항 1, 7, 15, 22는 선행발명으로부터 신규성이 부정되고, 청구항 1 내지 37은 선행발명 등으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있어, 진보성이 부정된다는 취지로 의견제출통지를 하였다. 원고는 의견서 및 보정서를 제출하였는데, 특허청 심사관은 보정된 출원발명 중 청구항 1은 선행발명으로부터 진보성이 부정되고, 청구항 2 내지 37은 선행발명 등으로부터 진보성이 부정되므로 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 거절결정을 하였다.

원고는 재심사를 청구하면서 명세서 등 보정서 및 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 보정된 출원발명의 청구항 1은 선행발명에 의해 진보성이 부정되고, 청구항 2 내지 37은 선행발명 등에 의하여 진보성이 부정되어, 거절이유가 여전히 해소되지 않았다는 이유로 재심사 후 거절결정을 하였다. 이에 불복하여 원고는 거절결정불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 제1항 발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되므로, 나머지 청구항에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 출원발명의 출원은 일체로서 거절되어야 한다는 취지로 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

l  판시 요지

이 사건에서 통상의 기술자의 기술수준은 화학공학 또는 재료공학 분야의 학사학위 소지자로서 유리제품 제조 관련 산업분야에서의 실무 경력이 3년 정도인 사람을 기준으로 한다.

제1항 발명 구성요소 2는 두께 t가 0.5mm 미만일 경우에 유리 표면으로부터의 압축의 깊이(DOC)는 0.17·t > DOC ≥ 0.1·t이고 두께 t가 0.5mm 이상일 경우에 유리 표면으로부터의 압축의 깊이(DOC)는 153㎛ > DOC ≥ 100㎛으로 한정되어 있는 반면, 선행발명에는 위와 같은 한정사항이 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 제1항 발명 구성요소 5는 깊이(dc)가 16㎛ 이하로 한정된 것인 반면에, 선행발명의 깊이(dc)는 약 35㎛라는 점에서 차이가 있다(차이점 2).

아래와 같은 사실과 사정 등을 종합해 볼 때, 상기 차이점들과 관련된 제1항 발명의 구성은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이고, 그에 따른 제1항 발명의 효과도 통상의 기술자가 예측할 수 있는 정도에 해당한다고 봄이 타당하다.

구성요소 2에서 “두께 t < 0.5mm인 경우 0.17·t > DOC ≥ 0.1·t이고 t ≥ 0.5mm인 경우 153㎛ > DOC ≥ 100㎛” 부분은 유리 제품의 ‘두께 t’와 ‘표면으로부터의 앞축의 깊이(DOC)’를 변수로 하여 이들의 상관관계를 통하여 발명의 구성요소를 특정한 것이고, 이는 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지도 않으므로, 파라미터에 해당한다.

“두께 t < 0.5mm인 경우 0.17·t > DOC ≥ 0.1·t이고 t ≥ 0.5mm인 경우 153㎛ > DOC ≥ 100㎛” 부분과 관련하여 출원발명의 명세서에는 아래와 같은 기재가 존재하는 바, 이에 따르면 1차 이온교환 단계 후의 압축 응력층은 적어도 약 45㎛의 DOC를 가지며 두께가 0.5mm를 초과할 경우에는 55㎛ 또는 60㎛ 초과의 DOC가 좀 더 바람직하고, 2차 이온교환 단계 후의 압축 층은 적어도 약 70㎛의 DOL을 가지거나 약 90㎛ 내지 130㎛ 범위의 DOL을 가질 수 있다는 것을 알 수 있을 뿐이고, 위 기재로부터는 “두께 t < 0.5mm인 경우 0.17·t > DOC ≥ 0.1·t이고 t ≥ 0.5mm인 경우 153㎛ > DOC ≥ 100㎛” 부분이 어떠한 기술적 의의를 가지는 것인지 알 수 없다. 그 밖에 출원발명의 명세서에는 유리의 두께에 따라 DOC 범위를 “두께 t < 0.5mm인 경우 0.17·t > DOC ≥ 0.1·t이고 t ≥ 0.5mm인 경우 153㎛ > DOC ≥ 100㎛”와 같이 한정하는 것이 어떠한 기술적 의의 또는 임계적 의의가 있다는 것인지 알 수 있는 기재가 없고, 나아가 유리 두께 t를 0.5mm 미만인 경우와 그 이상인 경우로 나누어 DOC의 범위를 위와 같이 한정한 이유에 대한 기재도 없다. 그렇다면, 구성요소 2의 파라미터는 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 그로 인해 이질적인 효과 등 특유한 효과를 가진다고 볼 수 없다고 할 것이므로, 그 도입 자체에 대하여는 기술적 의의를 인정할 수 없다.

출원발명의 명세서에는 강화 유리가 마모된 링-온-링 시험시 적어도 10kgf의 등이축 휨 강도를 가지고, 인버티드 볼 낙하 시험에서 100㎝ 높이에서 낙하된 경우 60%의 생존율을 가지며, 강화된 유리 제품은 3 미만의 취약성 지수를 가진다는 등의 효과가 있음이 기재되어 있기는 하다. 그러나 이러한 효과가 차이점 1과 관련된 구성요소 2를 포함하여 제1항 발명의 구성에 따른 것인지를 확인할 수 있는 아무런 기재가 없다. 출원발명의 명세서에는 아래와 같이 마모된 링-온-링(AROR) 시험에 의한 등이축 휨 강도의 시험 결과가 기재되어 있고 그로부터 2단계 이온교환 공정을 거쳐 강화된 유리 A가 더 높은 표면 강도를 가진다는 것은 확인되지만 유리 A가 제1항 발명의 유리 제품에 해당하는 것인지를 알 수 있는 기재가 없으므로 위 효과가 차이점 1과 관련된 구성요소 2를 포함하여 제1항 발명의 구성에 따른 작용효과라는 것을 인정하기 어렵다. 따라서 출원발명에 기재된 효과는 유리의 두께에 따라 DOC 범위를 “두께 t < 0.5mm인 경우 0.17·t > DOC ≥ 0.1·t이고 t ≥ 0.5mm인 경우 153㎛ > DOC ≥ 100㎛”와 같이 한정함으로 인한 것으로 볼 수 없고, 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 수치한정과 명세서 기재의 효과 사이의 인과관계를 추론할 수 있다고 볼 근거도 없다.

결국 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이고, 그에 따른 효과도 통상의 기술자가 예측할 수 있는 정도에 해당한다고 봄이 타당하다.

구성요소 5의 ‘dc‘는 제2부분이 시작하는 깊이이자 제1 부분과 제2부분 사이에 존재하는 전이 영역이 끝나는 부분의 깊이를 의미한다. 구성요소 3의 제1부분은 압축 응력프로파일 상에서 평균 기울기와 제1부분의 깊이를 가지는 것으로 정의되는 영역이고, 구성요소 4의 제2부분은 압축 응력프로파일 상에서 평균 기울기와 제2부분의 깊이를 가지는 것으로 정의되는 영역이며, 구성요소 5의 전이 영역은 제1부분과 제2부분의 사이에 존재하고 제1부분의 기울기에서 제2부분의 기울기로 전이하는 기울기를 가지는 것으로 정의되는 영역인 바, 이와 같은 다양한 변수 사이의 상관관계에 따라 제1, 2부분과 전이 영역, 제1부분의 기울기와 깊이 제2부분의 기울와 제2부분의 깊이 등 발명의 구성요소가 특정되는 것이므로, 제2부분의 깊이 ’dc’는 파라미터에 해당한다.

그런데 출원발명의 명세서에는 제1항 발명의 구성요소 5 중 제2부분의 깊이가 어떠한 기술적 의미를 가지는지에 대하여 아무런 기재가 없다. 출원발명의 명세서에는 ‘제2부분의 깊이’ 및 이를 16㎛ 이하로 수치한정하는 것이 어떠한 기술적 의의를 알 수 있는 기재가 없다. 나아가 명세서의 기재만으로부터 ‘제2 부분의 깊이’ 및 이를 16㎛ 이하로 수치한정하는 것이 가지는 기술적 의의가 통상의 기술자에게 자명한 사항이라고 보이지도 않는다. 따라서 제1항 발명의 구성요소 5의 ‘제2부분의 깊이’라는 파라미터의 도입 자체에 어떠한 기술적 의의가 있다고 볼 수 없다.

출원발명의 명세서에 나타나 있는 마모된 링-온-링 시험 및 인버티드 볼 낙하 시험에 따른 등이축 휨 강도, 생존율 등의 효과가 제1항 발명의 구성과 관련된 효과인지를 알 수 있는 기재가 없으므로, 위와 같은 효과들이 차이점 2와 관련된 구성요소 5의 ‘제2부분의 깊이(dc)’를 16㎛ 이하로 한정함에 따른 것으로 볼 수 없다. 따라서 출원발명에 기재된 위 각 효과는 ‘제2부분의 깊이’를 수치한정함에 따른 효과, 즉 위 파라미터와 인과관계가 있다고 볼 수 없고 달리 통상의 기술자가 출원발명의 명세서의 기재로부터 위 파라미터의 기술적 의의와 인과관계를 추론할 수 있다고 볼 만한 근거도 없다. 이에 의하면 구성요소 5의 ‘제2부분의 깊이’의 수치 한정은 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생긴다고 볼 수 없고, 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다고 보아야 한다.

결국 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이고, 그에 따른 효과도 통상의 기술자가 예측할 수 있는 정도에 해당한다.

이상에서 검토한 바를 종합하면 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다. 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항에라도 거절이유가 있으면 출원은 일체로서 거절되어야 하는데, 제1항 발명이 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없으므로, 결국 출원발명은 일체로서 특허를 받을 수 없다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없다.

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

키워드: 특허, 거절결정, 진보성, 파라미터, 수치한정발명, 임계적 의의, 강화유리