l  사건 개요

원고는 원출원 당시에는 특허법 제30조 제1항에서 정한 공지예외주장을 하지 않았는데, 특허청 심사관은 원출원발명에 관하여 신규성 및 진보성이 부정된다. 취지의 의견제출통지를 하였다. 이에 원고는 원출원의 보정기간 내에 이 사건 출원발명을 원출원으로부터 분할출원을 하면서 이 사건 분할출원의 내용이 기재된 논문은 원고가 직접 작성한 논문이므로 공지가 되지 아니한 발명으로 보아야 한다는 취지의 주장을 하였고, 원출원 신청을 취하하였다. 특허청 심사관은 원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우에는 분할출원 시 공지예외주장은 인정되지 않는다는 취지의 공지예외주장 무효처분통지를 하는 한편, 이 사건 출원발명은 선행발명과 동일한 것이어서 그 신규성이 부정될 뿐만 아니라 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 그 진보성이 부정된다는 취지의 의견제출통지를 하였고, 원고 제출 의견서에도 거절이유가 해소되지 않았다고 보아 거절결정을 하였다. 이에 대한 불복심판에서 특허심판원은 제1항 출원발명은 선행발명에 의해 신규성 및 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다고 보아 심판청구를 기각하였다.

l  판시 요지

분할출원이 적용받을 수 있는 공지예외 효과는 원출원 시에 해당 절차를 정당하게 밟은 경우에만 분할출원에서 그 절차를 유효하게 다시 밟아 승계할 수 있다는 것일 뿐, 원출원 시 공지예외주장 절차를 누락했다면 분할출원에서 그와 같은 절차를 밟았다고 하더라도 공지예외의 효과를 주장할 수는 없는 것으로 봄이 타당하다.

원고는 이 사건 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았고, 특허청 심사관으로부터 이 사건 원출원발명이 선행발명에 의해 신규성 및 진보성이 부정된다는 의견제출통지를 받은 이후에서야 비로소 분할출원을 통해 공지예외를 주장하고 있으므로, 결국 이 사건 출원발명에 대하여는 특허법 제30조 제1항 제1호에서 정한 공지예외 규정이 적용되지 않는다.

그렇다면 제1항 출원발명의 모든 구성요소가 선행발명에 개시되어 있고 그 기능 및 작용효과에서도 차이가 없음은 당사자 사이에 다툼 없으므로, 제1항 발명은 선행발명에 의해 신규성 및 진보성이 부정되고, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.